某電話股份有限公司訴國家知識產權局與第三人某技術有限公司專利相關行政糾紛案-新穎性下“慣用手段的直接置換”之認定
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-001
關鍵詞
行政/專利相關行政案件/專利授權確權/新穎性/慣用手段/直接置換
基本案情
某電話股份有限公司（簡稱某股份公司）一審請求撤銷原國家知識產權局專利復審委員會（簡稱專利復審委員會）于2015年5月21日作出第26030號決定（簡稱被訴決定），并責令重新作出決定。其理由為:一、權利要求1明確地限定了單個基站，專利復審委員會錯誤理解了權利要求1所限定的特征，其認定基于錯誤的邏輯。故權利要求1相對于證據1具備新穎性；二、關于權利要求2，專利復審委員會沒有結合本專利的上下文來理解“預先配置的RAPID”，專利復審委員會針對權利要求2的評述與其針對權利要求3的評述存在矛盾，故權利要求2相對于證據1具備新穎性；三、關于權利要求4，專利復審委員會沒有將權利要求4作為從屬權利要求來對待。對比文件1排斥將任何越區(qū)切換消息轉換為PDCCH消息，切換消息不能在PDCCH信道上傳送，故權利要求4相對于證據1具備新穎性；四、基于相同的理由，其他權利要求也具有新穎性。
國家知識產權局辯稱：被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，程序合法，請求判決駁回原告訴訟請求。
第三人某技術有限公司未提交書面意見。
法院經審理查明：本專利系專利號為200880129948.*、名稱為“用于執(zhí)行電信系統(tǒng)中的隨機訪問的方法和設備”的發(fā)明專利（簡稱本專利），其申請日為2008年12月15日，優(yōu)先權日為2008年6月19日，授權公告日為2014年5月7日專利權人為某股份公司）本專利的權利要求1-4為：
“1．一種在無線電基站（120，400）中使用戶設備（110，500）能夠執(zhí)行基于爭用的隨機訪問的方法，向所述無線電基站（120，400）指配形成非專用隨機訪問前同步碼池的第一集合以及形成專用隨機訪問前同步碼池的第二集合，所述方法的特征在于它包括下列步驟：確定（201）隨機訪問前同步碼標識符RAPID；向所述用戶設備（110，500）傳送（202）消息，所述消息包含所確定RAPID；以及從所述用戶設備（110，500）接收（203）由所述用戶設備（110，500）根據所述所傳送消息中包含的所述RAPID所選擇的非專用隨機訪問前同步碼。
2．如權利要求1所述的方法，其中，確定（201）所述RAPID的所述步驟包括：選擇與所述第一集合的非專用隨機訪問前同步碼關聯的預先配置的RAPID。
3．如權利要求1所述的方法，其中，確定（201）所述RAPID的所述步驟包括：隨機選擇與所述第一集合的非專用隨機訪問前同步碼關聯的RAPID。
4．如權利要求1-3中的任一項所述的方法，其中，所述傳送步驟（202）包括：在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息?！?/p>
某技術有限公司于2014年11月14日向專利復審委員會提出了無效宣告請求，其理由是本專利不符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十二條第二款的規(guī)定，請求宣告本專利權利要求1-26全部無效，同時提交了證據1（CN101682870A中國發(fā)明專利申請公布說明書，申請日為2008年5月16日，優(yōu)先權日為2007年5月24日，公開日為2010年3月24日）。
2015年5月21日，專利復審委員會作出被訴決定，決定：宣告本專利的權利要求1-7、12、14-20、25無效，在權利要求8-11、13、21-24、26的基礎上繼續(xù)維持本專利有效。
法院經審理認為：本案中，證據1滿足構成抵觸申請的形式要件。本專利權利要求1相對于證據1不具備新穎性。同理，權利要求14相對亦不具備新穎性。證據1已經公開了本專利權利要求2的附加技術特征，本專利權利要求2相對于證據1不具備新穎性。證據1已經公開了通過切換消息傳送包含特征碼ID編號的消息，本專利權利要求4將通過切換消息傳送消息改換為在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送消息，是本領域的慣用手段的直接置換，因此，本專利權利要求4相對于證據1不具備新穎性。同理，本專利權利要求15、17相對于證據1亦均不具備新穎性。
北京知識產權法院于2018年6月19日作出（2018）京73行初1327號行政判決：駁回某股份公司的訴訟請求。某股份公司不服上述判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2020年9月8日作出（2019）京行終513號行政判決：一、撤銷中華人民共和國北京知識產權法院2015年京知行初字第6121號行政判決；二、撤銷被訴決定；三、國家知識產權局針對某技術有限公司就某股份公司所擁有的本專利提出的無效宣告請求重新作出決定。
裁判理由
法院生效裁判認為，關于權利要求4。某股份公司主張本專利權利要求4進一步限定了“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據1中是通過切換消息的方式傳送消息，二者不屬于慣用手段的直接替換。
本案中，根據查明的事實可知，各方對于本專利權利要求4的附加技術特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，并未提出異議，本院予以確認。在此基礎上，判斷本專利權利要求4是否具備新穎性，關鍵在于上述授權是否屬于新穎性判斷過程中的“慣用手段的直接置換”。參照《審查指南2010》專利審查指南第二部分第三章第3.2.3節(jié)的規(guī)定：“如果要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。”在判斷是否“慣用手段的直接置換”的過程中，至少需滿足以下要件，一是相關技術手段為本領域慣用的技術手段；二是相關技術手段的置換屬于“直接置換”。
首先，關于上述技術手段是否屬于本領域慣用手段的認定。本領域的慣用手段為本領域公知常識的下位概念。因此有關公知常識的判斷規(guī)則對于相關技術手段是否為本領域慣用手段的認定，同樣適用。以本領域普通技術人員為新穎性判斷的主體，系專利授權確權案件中所普遍適用的基本規(guī)則。而所屬技術領域的技術人員，是指一種假設的“人”，其知曉申請日或者優(yōu)先權日之前該發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前的常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優(yōu)先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規(guī)實驗手段的能力。即所謂的慣用手段應當為本領域的技術人員所應當掌握的知識?？紤]到舉證的必要性及難易程度等因素，當事人可以通過充分說明或者提交證據證明的方式確定相應的技術手段是否屬于慣用手段。本案中，專利復審委員會對本專利權利要求4限定的“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”及證據1中“通過切換消息的方式傳送消息”的技術手段是否屬于本領域的慣用手段，既未提交相應的證據，亦未進行充分的說理。
其次，關于上述技術手段的置換是否屬于“直接置換”。新穎性的判斷通常應當堅持單獨比對的原則，即判斷新穎性時，應當將發(fā)明或者實用新型專利申請的各項權利要求分別與每一項現有技術或申請在先公布或公告在后的發(fā)明或實用新型的相關技術內容單獨地進行比較，不得將其與幾項現有技術或者申請在先公布或公告在后的發(fā)明或者實用新型內容的組合，或者與一份對比文件中的多項技術方案的組合進行對比。此為新穎性與創(chuàng)造性判斷方法的明顯區(qū)別。但如上所述，若相關的區(qū)別僅在于“慣用手段的直接替換”，則涉案申請或專利同樣不具備新穎性。在創(chuàng)造性判斷過程中，若涉案申請或專利對于本領域技術人員而言，相對于一篇對比文件和公知常識的結合是顯而易見的，則其不具備創(chuàng)造性。雖然，上述新穎性下本領域慣用手段為創(chuàng)造性下本領域公知常識的下位概念，但二者的顯著區(qū)別為新穎性的判斷過程中，要求慣用手段的替換為“直接的”，即不但要求相關的技術手段可以替換，同時要求將涉案申請或專利對對比文件中的不同技術手段替換后，不會影響該技術手段與其他技術特征之間的配合等關系。對于本領域技術人員而言，即便相關技術手段的替換是容易想到的，但若相關技術手段替換后，同時要求與該技術手段配合的其他技術特征需要作出適應性調整，此時雖然涉案申請或專利可能不具備創(chuàng)造性，但不宜認定其不具備新穎性。本案中，如前所述，各方對于本專利權利要求4的附加技術特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，并未提出異議。而本領域技術人員公知，證據1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，系通過數據信道傳送相應的消息。同時，通過數據信道傳送消息與通過控制信道傳送消息，涉及不同解調制及解壓縮等，對其他與之匹配的技術特征提出了新的要求。故本案中，在對比文件1的基礎上，不宜認定本專利權利要求4限定的附加技術特征屬于“慣用手段的直接置換”。據此，被訴決定與原審判決的相關認定缺乏事實及法律依據，予以糾正。某股份公司的相關主張成立，予以支持。
裁判要旨
“慣用手段的直接置換”至少需滿足以下要件，一是相關技術手段為本領域慣用的技術手段；二是相關技術手段的置換屬于“直接置換”。所謂“直接置換”，不但要求相關的技術手段可以替換，同時要求將涉案發(fā)明對比文件中的不同技術手段替換后，不會影響該技術手段與其他技術特征之間的配合、協(xié)作關系。對于本領域技術人員而言，即便相關技術手段的替換是容易想到的，但若相關技術手段替換后，同時要求與該技術手段配合的其他技術特征需要作出適應性調整，此時雖然涉案發(fā)明可能不具備創(chuàng)造性，但不宜認定其不具備新穎性。
關聯索引
《中華人民共和國專利法》第22條第2款
一審：北京知識產權法院（2015）京知行初字第6121號行政判決（2018年6月19日）
二審：北京市高級人民法院（2019）高行終513號行政判決（2020年9月8日）
