上海某公司訴國家知識產權局及某集團有限公司商標權無效宣告請求行政糾紛案-作品中的特有名稱可作為在先權益受到商標法保護
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-009
關鍵詞
行政/商標權無效宣告/作品中的特有名稱/在先權益
基本案情
第*號“葵花寶典”商標（以下簡稱訴爭商標）由上海某公司于2012年3月5日提出注冊申請，于2013年6月7日核準注冊，核定使用服務為第41類“在計算機網絡上提供在線游戲”等。某集團有限公司就訴爭商標向原國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商標評審委員會）提出無效宣告申請。商標評審委員會作出商評字〔2017〕第17732號《關于第*號“葵花寶典”無效宣告請求裁定書》（以下簡稱被訴裁定），認為訴爭商標的申請注冊損害了金庸《笑傲江湖》小說作品中武學秘籍特有名稱的商品化權益，違反了“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”的規(guī)定，訴爭商標予以無效宣告。上海某公司不服，提起訴訟。
北京知識產權法院于2017年12月25日作出（2017）京73行初2800號行政判決：撤銷被訴裁定，商標評審委員會重新作出裁定。某集團有限公司和商標評審委員會不服，提起上訴。北京市高級人民法院于2019年1月30日作出（2018）京行終6240號行政判決，駁回上訴，維持原判。某集團有限公司和國家知識產權局不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2020年12月30日作出（2019）最高法行申10765號行政裁定，提審本案。最高人民法院于2021年12月17日作出（2021）最高法行再254號行政判決：一、撤銷北京市高級人民法院（2018）京行終6240號行政判決和北京知識產權法院（2017）京73行初2800號行政判決；二、駁回上海某公司的訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：對于“作品名稱、作品中的角色名稱等”作為“在先權益”予以商標法的保護，須滿足三個條件：1.作品處于著作權保護期限內。2.作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度。商標法保護的必要性取決于作品元素的知名度和影響力。3.商標使用在相關商品或服務上造成公眾混淆誤認的可能性較大。
具體到本案：首先，根據原審查明的事實，《笑傲江湖》系金庸于1969年創(chuàng)作完成的一部武俠小說作品，目前仍處于著作權保護期限之內。某集團有限公司提交的在案證據表明，該小說最早于1984年10月出版發(fā)行，后被數家出版單位相繼多次再版。《笑傲江湖》小說作品先后被改編為7版電視劇和4版電影?！翱▽毜洹弊鳛椤缎Π两沸≌f中武學秘籍的特有名稱，是牽引小說情節(jié)發(fā)展的重要線索和貫穿整部小說的核心。經由作者的創(chuàng)造性勞動，“葵花寶典”已從普通詞匯“葵花”與“寶典”的組合演變?yōu)榫哂忻鞔_指向性、對應性的名稱。“葵花寶典”與《笑傲江湖》小說和金庸產生了穩(wěn)定的對應關系。在訴爭商標申請日之前，《笑傲江湖》小說、基于小說而改編的同名影視作品、小說中的“葵花寶典”名稱及金庸已經為廣大公眾所熟知，具有較高知名度。其次，訴爭商標為文字商標，與金庸小說《笑傲江湖》中的武學秘籍名稱“葵花寶典”完全相同，核定使用在第41類“在計算機網絡上提供在線游戲；娛樂；玩具出租”等服務上。某集團有限公司在商標評審階段提供的證據顯示，早在訴爭商標申請日之前的2008年12月，金庸即授權某集團有限公司的關聯(lián)公司作為“笑傲江湖”游戲的發(fā)行及銷售權人。2013年7月之后，金庸與明河社出版有限公司作為授權人，授權某集團有限公司的關聯(lián)公司享有《笑傲江湖》小說的游戲改編權，有權以授權作品名稱、授權作品中的人物、武功、武器的名稱等申請注冊商標等。上述事實表明，訴爭商標使用的“在計算機網絡上提供在線游戲；娛樂”等服務，屬于武俠小說通常的衍生服務范疇。訴爭商標使用在上述服務項目上，容易使相關公眾誤認為上述服務項目與知名小說作品的作者具有關聯(lián)關系或者已經獲得了作者的授權。再次，上海某公司除注冊本案訴爭商標之外，還注冊了多件“笑傲江湖”商標。上海某公司作為從事網絡游戲業(yè)務的經營主體，明知《笑傲江湖》小說、“葵花寶典”名稱在我國具有廣泛的知名度，仍使用“葵花寶典”申請注冊商標，主觀上具有利用相關權利人商業(yè)機會和市場優(yōu)勢地位的故意。綜上，訴爭商標的注冊違反了商標法有關“申請商標不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”的規(guī)定。被訴裁定綜合考慮“葵花寶典”名稱的知名度、訴爭商標核定使用的服務與知名武俠小說衍生服務的關聯(lián)程度以及訴爭商標申請人的主觀惡意等因素，對故意擠占作者對作品中的特有名稱享有的商業(yè)價值和交易機會的行為嚴格規(guī)制，符合商標法及其司法解釋的規(guī)定。被訴裁定作出宣告訴爭商標無效的結論，具有事實和法律依據，并無不當。
裁判要旨
對于著作權保護期限內的作品，如果作品中的特有名稱具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯(lián)系，該特有名稱可作為在先權益受到商標法保護。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國商標法》第32條（本案適用的是2001年修正的《中華人民共和國商標法》第31條）
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第22條
一審：北京知識產權法院（2017）京73行初2800號行政判決（2017年12月25日）
二審：北京市高級人民法院（2018）京行終6240號行政判決（2019年1月30日）
申請再審：最高人民法院（2019）最高法行申10765號行政裁定（2020年12月30日）
再審：最高人民法院（2021）最高法行再254號行政判決（2021年12月17日）
