某紙業(yè)公司訴國家知識產(chǎn)權局、某機械制造公司實用新型專利權無效行政糾紛案-包含方法特征的實用新型專利新穎性、創(chuàng)造性判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-013
關鍵詞
行政/實用新型專利權無效/新穎性/創(chuàng)造性/含方法特征的實用新型專利/限定作用
基本案情
某機械制造公司系專利號為201520898029.6、名稱為“一種無膠環(huán)保封卷的卷筒”的實用新型專利的專利權人。該專利權利要求1為：“一種無膠環(huán)保封卷的卷筒，包括處于卷筒最外層的卷筒末圈，其特征在于：在靠近該卷筒末圈尾端處沿卷筒軸向方向形成一相對圓周表面突出的壓合部，該壓合部由卷筒上的一圈（以下簡稱技術方案A）或幾圈（以下簡稱技術方案B）卷紙與該卷筒末圈通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成?！?019年2月26日，某紙業(yè)公司針對該專利權提出無效宣告請求。國家知識產(chǎn)權局于2019年9月4日作出第41627號無效宣告請求審查決定，認為該專利權利要求1技術方案A不具備創(chuàng)造性，宣告該專利權部分無效，在權利要求1技術方案B及權利要求2引用技術方案B的技術方案的基礎上繼續(xù)維持該專利權有效。某紙業(yè)公司不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權法院于2020年12月2日作出（2019）京73行初12602號行政判決：一、撤銷國家知識產(chǎn)權局作出的第41627號無效宣告請求審查決定；二、國家知識產(chǎn)權局針對某紙業(yè)公司就第201520898029.6號實用新型專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。某機械制造公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年6月28日作出（2021）最高法知行終422號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，實用新型專利權的保護客體僅限于對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出新的技術方案，不包括對產(chǎn)品的制造方法、使用方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途等提出的新的技術方案。對于既包含產(chǎn)品形狀、構(gòu)造，也包含產(chǎn)品制造方法的實用新型專利權利要求，在判斷其新穎性、創(chuàng)造性時，如果其方法特征能夠使產(chǎn)品具有某種特定形狀、構(gòu)造，則該方法特征對實用新型專利權保護范圍具有限定作用。但在進行新穎性、創(chuàng)造性判斷時，應當將該方法導致的特定形狀、構(gòu)造與現(xiàn)有技術的形狀、構(gòu)造進行比對，判斷其是否被現(xiàn)有技術公開、對本領域技術人員是否顯而易見，而非就該方法本身與現(xiàn)有技術的方法進行比對。在考量改進動機時，應立足于現(xiàn)有技術的產(chǎn)品本身，而非制造該產(chǎn)品的方法。只有產(chǎn)品本身的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合相對于現(xiàn)有技術并非顯而易見，才對創(chuàng)造性有貢獻；原則上不能僅因其權利要求中包含的方法非顯而易見而認定其具備創(chuàng)造性。如果實用新型專利權利要求中的方法特征不會對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造產(chǎn)生影響，則該方法特征對實用新型專利權保護范圍原則上不具有限定作用。在進行新穎性、創(chuàng)造性判斷時，應當僅就除該方法特征外的有關產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的技術特征與現(xiàn)有技術的相關形狀、構(gòu)造進行比對。
該專利系卷筒產(chǎn)品的實用新型專利，權利要求1既包含產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造也包含產(chǎn)品的制造方法。被訴決定認定的該專利權利要求1技術方案B與證據(jù)1的區(qū)別特征在于：1.壓合部的卷紙層數(shù)不同。2.壓合部的機械層間壓合方式不同。該專利壓合部是通過從兩個相對的方向同時施加壓力而形成；證據(jù)1接頭則是通過從一個方向施加壓力而形成。對此，生效裁判認為，該專利權的保護客體應當是卷筒本身的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合，而非生產(chǎn)該卷筒的方法，在認定保護范圍和進行新穎性、創(chuàng)造性評價時應該排除對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合不產(chǎn)生影響的制造方法的技術特征。該專利權利要求1并未記載從兩個方向施力進行夾擠。即使限定了從兩個方向向中間施加壓力，其也僅僅是對壓合部形成方式的限定，無論是從一個方向施力還是從兩個方向施力，均不會對最終形成的壓合部以及卷筒的形狀、構(gòu)造產(chǎn)生影響。因此，該專利權利要求1方案B關于壓合方式的技術特征不屬于該專利的保護范圍，在進行創(chuàng)造性評價時，不應將其作為與現(xiàn)有技術的區(qū)別特征予以考慮。該專利權利要求1技術方案B與證據(jù)1的區(qū)別僅在于壓合部的卷紙層數(shù)不同。該專利的壓合部由卷筒上的幾圈卷紙與末圈壓合形成；而證據(jù)1的壓合部則是由卷筒上的一圈卷紙與末圈壓合形成。基于上述區(qū)別特征，該專利權利要求1技術方案B相較于證據(jù)1實際解決的技術問題是，如何進一步提高壓合部的穩(wěn)固性。
關于該區(qū)別特征對本領域技術人員來說是否顯而易見，生效裁判認為，無論是證據(jù)1還是該專利，設置壓合部的目的均在于將卷紙尾端固定，避免卷紙散開。雖然證據(jù)1所公開的卷紙生產(chǎn)裝置及方法無法制造出幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒，本領域技術人員也沒有動機將證據(jù)1的裝置及方法改進為制造幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的裝置及方法。但在考量改進動機時，應立足于現(xiàn)有技術的產(chǎn)品本身，而非制造該產(chǎn)品的方法。只有產(chǎn)品本身的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合相對于現(xiàn)有技術并非顯而易見，才對創(chuàng)造性有貢獻；原則上不能僅因其權利要求中包含的方法非顯而易見而認定其具備創(chuàng)造性。對于本案來說，應當考慮的是，本領域技術人員為了進一步提高壓合部的穩(wěn)固性，有無動機改進采用證據(jù)1的裝置及方法制造出來的卷筒產(chǎn)品，將一圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒改進為幾圈與末圈壓合的卷筒；而不是有無動機將證據(jù)1的制造一圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒的裝置或方法改進為制造幾圈與末圈壓合的卷筒的裝置或方法。本領域技術人員公知，機械壓合的壓合部的層數(shù)越多越厚，結(jié)合越牢固。因為卷紙單圈的層數(shù)可以是單層也可以是多層，由于層數(shù)越少紙張越薄，纖維強度越弱，當對單層卷紙進行機械層間壓合時，壓合部明顯不夠穩(wěn)固。證據(jù)1明確記載，紙的多層、多張或多片的機械層間結(jié)合眾所周知。本領域技術人員為了提高壓合部的穩(wěn)固性，取得更好的封尾效果，有動機也容易想到增加與末圈壓合的卷紙的圈數(shù)，采用幾圈與末端壓合。故該專利權利要求1技術方案B相對于證據(jù)1不具備的創(chuàng)造性。
被訴決定關于“該專利能夠通過較為簡單的工序和設備解決了所要解決的技術問題，進一步提高了壓合部的穩(wěn)固性，為該專利帶來了有益的技術效果，故該專利權利要求1技術方案B相對于證據(jù)1具備創(chuàng)造性”的認定，實際上是將制造該專利產(chǎn)品的方法作為該專利的發(fā)明點，認為現(xiàn)有技術未給出該制造方法的技術啟示，并據(jù)此認定該專利具備創(chuàng)造性。該認定偏離了實用新型專利權保護客體的范圍，缺乏事實與法律依據(jù)。
裁判要旨
對于既包含產(chǎn)品形狀、構(gòu)造，又包含產(chǎn)品制造方法的實用新型專利權利要求，在判斷其新穎性、創(chuàng)造性時，如果其方法特征能夠使產(chǎn)品具有某種特定形狀、構(gòu)造，則該方法特征對實用新型專利權保護范圍具有限定作用。在進行新穎性、創(chuàng)造性判斷時，應當將該方法導致的特定形狀、構(gòu)造與現(xiàn)有技術的形狀、構(gòu)造進行比對，而非將該方法本身與現(xiàn)有技術的方法進行比對。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第2款、第3款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第2款、第3款）
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73行初12602號行政判決（2020年12月2日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終422號行政判決（2023年6月28日）
